Realizar una solicitud de registro de marca comercial en Chile es un proceso relativamente simple y rápido, si conoces el proceso y anticipas los riesgos que puedan ocurrir.

En este articulo queremos contarte las 10 cosas imprescindibles que debes saber antes de iniciar un proceso de este tipo.

Informarte debidamente, tomar en consideración nuestros consejos, y asesorarte por especialistas, generará una gran diferencia, está en juego, enfrentarte a un proceso contencioso que puede tardar hasta 2 años, versus realizarlo de forma limpia en 4 a 5 meses; realizar diversos intentos de registro, o sólo uno; u obtener un certificado de registro que no te sirva realmente para deterner a imitadores y defender tus derechos. versus contar con la protección completa para tu marca.

1. Sólo una vez que tu marca se encuentra registrada, posees el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en Chile.

Parece algo obvio, ¿sino cual es el sentido de registrar una marca?, pero lamentablemente no es tan obvio. Muchas personas creen que al crear una empresa, e indicar un nombre de fantasía en la escritura de Constitución, no hay mas tramites que hacer y podrán utilizar esa marca comercial sin problemas.

Hay otros que piensan que comprando un dominio de ese nombre es suficiente. "¿Cómo no? El dominio estaba disponible!" - Exclamó un lector. Esto no es correcto, el registro de un dominio no otorga protección sobre la marca asociada. Para entender las diferencias entre un dominio web y una marca comercial te recomendamos este articulo: "Diferencias entre Dominio y Marca Comercial".

Lo que debes saber es que sólo una marca registrada te otorga el derecho exclusivo de utilizarla. Si empiezas a funcionar con una marca no registrada, te arriesgas a que quien si la registre te exija que la dejes de usar, además de hacer pago de cuantiosas indemnizaciones.

2. Las marcas no están "disponibles". 

A mas de alguno le pasó, buscó la marca en una plataforma de consulta en linea, y no había ninguna marca registrada. "Listo! La marca está disponible." Exclamó un lector. Permitannos comentarles que es un tremendo error. Toda solicitud de registro de marca debe pasar por un proceso de revisión que incluye análisis de forma y de fondo. Muchas marcas quedan en el camino, debido a que no superan estas etapas, es decir, existe algún vicio en el proceso o la marca misma incurre en alguna Causal de Irregistrabilidad. Es decir, una marca puede no haberse registrado nunca, y eso no significa que está disponible, significa que posee una Causal de Irregistrabilidad, es decir, un motivo legal que impide su registro. Por otro la ausencia de resultados en una busqueda de coincidencias denominativas exactas, genera la falsa espectativa de que se podrá obtener el registro sin problemas, cuestión que no es real, ya que similitudes foneticas o de elementos graficos con otras marcas frecuentemente derivan en rechazos de solicitudes.

3. Ojo con las Causales de Irregistrabilidad. 

La ley de Propiedad Industrial enumera una serie de motivos por los cuales no se puede permitir el registro a una marca. Los mas importantes y frecuentes, son: que la marca sea idéntica a otra marca ya registrada; que la marca sea muy parecida a otra marca ya registrada; que la marca esté compuesta de palabras descriptivas de la actividad que realiza; que la marca esté compuesta de palabras de uso común en el mercado; que la marca esté compuesta de nombres de estados o países, emblemas patrios, nombres de organizaciones internacionales, etc. Lo mas aconsejable es antes de iniciar el proceso, asesorarte con un profesional y realizar un Estudio de Factibilidad o Viabilidad de Registro de la marca.

4. Haz un Estudio de Factibilidad o Viabilidad de Registro antes de iniciar el proceso. 

Algunos asesores lo ofrecen gratis, lo importante es que en ese informe además de la busqueda en la base de datos, aparezca la revisión detallada de la marca contrastada con las causales de irregistrabilidad legal, se informen a cabalidad los riesgos del proceso, y se haga una recomendación concreta. Si bien un Estudio de Factibilidad o VIabilidad no puede prever si alguien efectivamente presentará una Oposición al proceso, si puede prever las Causales de Irregistrabilidad mas obvias que le afectan a la marca, y que serán las que fundarán una Observación de Fondo de parte del examinador del Instituto o una Oposición realizada por un tercero.

5. Ojo con las Oposiciones. 

Que tu solicitud de registro de marca reciba una Oposición implica que el proceso deja de ser una solicitud administrativa, y se vuelve Contencioso. ¿Que significa esto? A partir de ese momento dejará de ser un trámite administrativo a cargo de un funcionario, y, pasará a tener forma de Juicio, siendo la propia Directora del Instituto quien deberá emitir una Resolución. Los plazos del proceso aumentarán considerablemente y deberás ser patrocinado en tu defensa por un Abogado.

Si bien los principales argumentos para una oposición son el incurrir en alguna de las causales de irregistrabilidad antes mencionadas, también hemos visto casos, en donde antiguos socios o incluso familiares disputan el ser creadores de una marca. Para aquello, es fundamental tener estos temas resueltos antes de iniciar un proceso de solicitud de registro de una marca.

6. ¿Eres el creador de la marca? 

Como todo Derecho de Propiedad Intelectual, una concesión de registro de marca concede el derecho de exclusividad en su uso a su solicitante, quién se reputa creador de la misma (regla general). El consejo es que no intentes pasarte de listo, si viste una marca de un local, comercio, o emprendimiento que te pareció atractiva y descubres que su dueño no la ha registrado, o viste una marca en el extranjero que no está en Chile... Solicitar un registro de marca así, es incurrir en mala fe, por lo que además de poder recibir Observaciones de Fondo y Oposiciones de Terceros, también procede la acción de Nulidad sobre el eventual registro. La idea es actuar de buena fe, y comenzar tu negocio, emprendimiento o idea, de forma totalmente novedosa, creativa y con una marca distintiva.

7. Distintividad: concepto clave. 

La distintividad es el concepto clave en un proceso de registro de marca. Si la marca es distintiva y no incurre en Causales de Irregistrabilidad deberá ser registrada. Que una marca sea distintiva implica que en su totalidad, es decir, nombre o denominación, más logotipo, se puede diferenciar válidamente de cualquier otra, siendo recordable, fácilmente identificable y asociable a una empresa, por cualquier persona.

En este sentido la creatividad juega un rol fundamental, por lo que si bien siempre se pueden tener referencias mentales con alguna otra marca o logo existente al momento de crearla, la marca debe ser totalmente nueva, sin referencias explícitas a ninguna otra.

8. Solicita tu marca con un logotipo. 

Tal como les contábamos en el punto anterior, la creatividad es fundamental. En este sentido un logotipo con figuras y colores novedosos y llamativos, siempre será un aporte de Distintividad. Invertir en una asesoría de estrategia de marca o al menos el desarollo de una identidad visual, previamente o en paralelo, será muy conveniente para este proceso. Ten en cuenta que de todas formas es necesario analizar cada caso particular, por lo que eventualmente un asesor puede realizarte una recomendación mas precisa para ti.

9. Ojo con los caracteres mínimos y máximos. 

El mínimo de caracteres que puede tener una denominación de marca comercial es 1. Sin embargo en este caso es obligatorio que cuente con un logotipo (denominado por la ley "etiqueta"), es decir, deberá ser una solicitud administrativa de marca comercial mixta (denominación + etiqueta).

No existe un máximo de caracteres que puede tener una solicitud de marca, sin embargo, la jurisprudencia ha entendido que mientras mas caracteres y palabras tenga una marca menos distintiva será.

10. Asesórate con expertos al momento de crear la marca. 

Siempre será recomendable hacer al menos un Estudio de Factibilidad o Viabilidad de registro de la Marca antes de invertir en merchandisinig, material publicitario, papelería de oficina, letreros luminosos, etc... No es agradable verte forzado a rehacer todo el trabajo, en caso de que tengas que cambiar tu marca.

El Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile, presta asesoría básica que te puede ser de utilidad al momento de comenzar. Los funcionarios de atención de publico son personas con excelente disposición, que pueden solucionar gran parte de tus dudas. Sin embargo, la asesoría se centra en cómo realizar el proceso (paso a paso), más no, en como lograr el éxito del mismo (tener tu marca registrada).

Ten presente estos puntos antes de iniciar una Solicitud de Registro de Marca, ante cualquier consulta no dudes en comunicarte con nuestro equipo.